Stel dat het bedrijf van mevrouw Y de X-Software Component gebruikt in producten die worden ontwikkeld voor (A) de vliegtuigindustrie, (B) de agrarische sector, en (C) het onderwijs. Vaak worden deze producten eerst binnen dezelfde BV ontwikkeld. Als één van de producten succesvol is, worden ze later verdeeld over drie afzonderlijke BV’s: A-BV, B-BV en C-BV.

Overname

Wanneer zich een koper aandient voor A-BV, zal deze bij de overname er zeker van willen zijn dat A-BV de auteursrechten bezit op de software die gebruikt wordt in het vliegtuigonderdeel dat A-BV vervaardigt (i.e. de X-Software Component). De koper betaalt immers een aanzienlijke prijs en wil er zeker van zijn dat de bedrijfsvoering van A-BV ongestoord kan doorgaan. [De X-Software Component is een belangrijk bestanddeel onderdeel van het vliegtuigonderdeel] De koper wil voorkomen dat na de overname blijkt dat A-BV niet langer de X-Software Component mag gebruiken omdat zij geen eigenaar of licentiehouder is.

Bezit A-BV wél de auteursrechten dan is dat gunstig voor de koper. Voor B-BV en C-BV, die deze software in hun agrarische en onderwijsproducten gebruiken, ontstaat echter een continuïteitsrisico als A-BV hen verbiedt de software te blijven gebruiken. Dit risico moet worden geadresseerd bij de overname.

Meest gekozen ‘oplossing’: de licentieovereenkomst

Het geschetste continuïteitsrisico kan gedeeltelijk worden beperkt door – al dan niet op het laatste moment – een softwarelicentieovereenkomst af te sluiten. Hierbij fungeert A-BV als auteursrechthebbende / licentiegever en zijn B-BV en C-BV de gebruikers / licentienemers. Mocht A-BV op dat moment nog niet de auteursrechthebbende van de X-Software Component zijn, dan  kan de koper eisen dat het auteursrecht alsnog aan A-BV wordt overgedragen als onderdeel van de overname. Als alternatief zou de koper kunnen accepteren dat A-BV licentienemer wordt.

Faillissement

Een softwarelicentieovereenkomst biedt slechts een gedeeltelijke oplossing, omdat bij het faillissement van de auteursrechthebbende van de X-Software Component de curator (volgens jurisprudentie) gerechtigd is om in bepaalde situaties de overeengekomen prestaties niet hoeft uit te voeren (i.e. ‘passieve wanprestatie’ door de curator). Bij software heeft dit vaak betrekking op de onderhoudsverplichtingen of het verlenen van toegang tot gegevens (bij een SaaS-product) die door de failliete auteursrechthebbende worden beheerd. De situatie wordt nog gecompliceerder wanneer de curator vervolgens het auteursrecht op de X-Software Component verkoopt en levert aan een derde partij. Deze derde partij is geen contractpartij bij de bestaande licentieovereenkomsten die de failliete auteursrechthebbende had afgesloten met de licentienemers. Als deze derde partij bovendien een directe concurrent van de licentienemer is, kan dit voor de licentienemer en de continuïteit van zijn bedrijf bijzonder nadelig zijn.

Kort gezegd, de twee bedrijven in ons voorbeeld die de X-Software Component op basis van een  softwarelicentieovereenkomst mogen gebruiken, maar niet de auteursrechthebbenden zijn van de X-Software Component, lopen een faillissementsrisico als wordt gekozen voor deze licentieconstructie. Dit risico heeft een negatief effect op de waarde van elk van deze bedrijven en daarmee op de prijs die een potentiële koper in de toekomst bereid zou zijn te betalen, ongeacht of dit faillissementsrisico zich voordoet. Als mevrouw Y dit risico tijdig voor een overname van A-BV, B-BV of C-BV identificeert, kan een structurering tussen de drie bedrijven een oplossing bieden.

Auteursrecht beschermingsmaatregelen

Door de jaren heen zijn diverse beschermingsmaatregelen genomen om het faillissementsrisico te verminderen.

• De stichting structuur, waarbij het auteursrecht op de X-Software Component wordt overgedragen aan een speciaal daartoe opgerichte stichting, die zal fungeren als licentiegever jegens (licentienemers) A-BV, B-BV en C-BV. Het principe is dat de stichting geen schulden maakt (zoals verankerd in haar doelomschrijving) waarmee de kans op faillissement nagenoeg wordt uitgesloten, want wie geen schulden maakt gaat niet failliet. Wel moeten goede afspraken worden gemaakt over het dragen van de onderhoudskosten van de X-Software Component.
• De gemeenschap, Zorgvuldige afspraken met betrekking tot het genot, gebruik, beheer en beschikkingsbevoegdheid over de X-Software Component zijn ook hier essentieel, evenals het uitsluiten van de bevoegdheid om verdeling van de gemeenschap te eisen. Bovendien kunnen beperkte rechten en/of zekerheidsrechten worden gevestigd op het ‘onverdeeld aandeel’ ter verdere bescherming van A-BV, B-BV en C-BV als mede-eigenaren.
• De splitsing, waarbij het auteursrecht op de X-Software Component wordt opgesplitst (‘forking’), zodat A-BV, B-BV en C-BV elk afzonderlijk rechthebbende worden op de X-Software Component, maar uitsluitend binnen hun respectieve sectoren (dus luchtvaartindustrie, agrarische sector, onderwijs).

Afhankelijk van de omstandigheden kan doorontwikkeling leiden tot nieuw auteursrecht op software waarvan de X-Software Component een (ondergeschikt) onderdeel vormt. Hierdoor, kan het beschreven faillissementsrisico worden ondervangen. Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn geen van de bovengenoemde constructies door een rechter in faillissement getoetst.

Fiscus

Ten slotte doet men er verstandig aan er rekening mee te houden dat de fiscus elke overdracht van auteursrecht zal beoordelen om te bepalen of er sprake is van een belastbaar moment.

Wanneer het auteursrecht op de X-Software Component uiteindelijk aan A-BV wordt overgedragen, kan dit resulteren in belastingheffing bij de verkoper, voor zover er (boek)winst op die overdracht wordt behaald. Na de overdracht zal de X-Software Component naar alle waarschijnlijkheid op de balans van A-BV worden geactiveerd, zodat daarover kan worden afgeschreven. Bij de overname moeten afspraken worden gemaakt over de belastingheffing bij de verkoper, de activering bij A-BV en het belastingvoordeel dat A-BV heeft door afschrijving. Hierbij moet rekening worden gehouden met de belastingdienst, die zelfstandig de waarde van de X-Software Componenten zal vaststellen. De belastingdienst zal hierbij al snel kijken naar de koopprijs die de koper betaalt voor A-BV, vooral als de software een cruciaal onderdeel is van de bedrijfsvoering en daarmee de waarde van de onderneming beïnvloedt, zeker wanneer de periode tussen de overdracht van de X-Software Component aan A-BV en de overname van A-BV door de koper relatief kort is.

Kortom

Software is anno 2024 essentieel in het bedrijfsleven en vaak de belangrijkste ‘asset’ van een onderneming. Bij bedrijfsovernames is het cruciaal om tijdig na te denken over de beste juridische structuur voor het gebruik en de ontwikkeling van de software. Dit voorkomt discussie over de (ver)koopprijs aan de onderhandelingstafel en alleen dat al is pure winst.